Ogni imprenditore, nel processo di apertura della propria attività, è chiamato a compiere innumerevoli scelte.
Come scegliere cosa produrre o che servizio fornire, determinando così la propria idea di business, o ancora individuare il proprio cliente tipo, per avere bene in mente il target di riferimento con il quale dovrà interfacciarsi.
Una delle tante decisioni che sarà chiamato a prendere l’imprenditore è quella di determinare il segno la parola o il nome che contraddistinguerà i propri prodotti o servizi.
Ovvero dovrà decidere che marchio utilizzare nella propria attività imprenditoriale.
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Queste è una delle scelte più importanti che dovrà prendere l’imprenditore. Infatti, il marchio è uno strumento comunicativo fortissimo, in grado di distinguere prodotti e servizi e di esprimere i valori che contraddistinguono un brand.
Nello scegliere il proprio marchio è importante che l’imprenditore sappia che cos'è un marchio e che caratteristiche deve avere per poter essere registrato come tale.
Il presente articolo ha lo scopo di spiegare cos’è un marchio e riassumere le caratteristiche che esso deve avere.
Mi soffermerò inoltre nell’illustrare perché è importante registrare un marchio se si opera online e quali vantaggi la registrazione porta ad un imprenditore digitale.
Indice
Cos’è un marchio?
Il marchio è definito all’interno dell’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) il quale prevede che:
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, atti a essere rappresentati nel registro, purché siano in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Pertanto, dall’analisi della disposizione normativa, emergono due caratteristiche essenziali che un segno deve necessariamente avere per essere considerato un marchio.
Il segno deve essere:
- Distintivo: ovvero idoneo a distinguere i prodotti e i servizi. Pertanto, non possono essere considerati marchi i segni che sono meramente descrittivi dei prodotti o servizi, ad esempio in relazione alla loro quantità, qualità, valore e provenienza;
- Nuovo: è necessario essere in grado di distinguere il marchio rispetto ad altri marchi precedenti o altri segni distintivi. Per evitare di creare confusione nei consumatori è necessario che un marchio non sia identico o simile a quello di un competitor. Tale caratteristica deve essere valutata in correlazione agli altri marchi e segni distintivi.
Le funzioni del marchio
Il Codice della Proprietà Industriale riconosce una funzione distintiva intrinseca del marchio.
Il marchio infatti è indubbiamente un indicatore di provenienza in grado di distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli di un altro.
Grazie al marchio possiamo infatti distinguere a prima vista un cellulare Apple da uno prodotto dalla Samsung.
Tuttavia, il marchio non ha solamente una funzione distintiva, con il tempo e l’utilizzo, può assumere anche le seguenti funzioni:
- Distintiva
- Garanzia di qualità
- Pubblicitaria
- Bene produttivo
Marchio come garanzia di qualità
Il marchio è in grado di far sorgere l’aspettativa che un prodotto o un servizio abbia determinate caratteristiche e una determinata qualità.
Infatti, se pensiamo a una Ferrari ci verrà sicuramente in mente una macchina con assetto sportivo e un motore con un'elevata potenza. Diversamente se pensiamo a una Tesla ci verrà in mente sempre una macchina ma con caratteristiche completamente diverse da quelle di una Ferrari. Infatti, penseremo a una macchina con un motore elettrico, innovativa e tecnologica.
Marchio con funzione pubblicitaria
Consiste nella funzione di richiamo del segno.
Con la pubblicità è possibile trasmettere un messaggio al pubblico atto ad enfatizzare caratteristiche dei prodotti o dei servizi commercializzati o esporre valori che contraddistinguono il business dell’imprenditore.
In questo modo è possibile attrarre potenziali clienti.
Marchio come bene produttivo
Il marchio negli ultimi anni ha acquistato sempre maggiore rilevanza come bene produttivo in sé.
Il marchio infatti può essere oggetto di innumerevoli contratti atti a disciplinare unicamente il suo utilizzo. Basta pensare ai contratti di merchandising e agli stessi contratti di cessione dei marchi.
Grazie a tutte queste funzioni il marchio costituisce un vero e proprio asset aziendale per l’imprenditore che lo ha registrato e che lo utilizza.
Cosa può essere utilizzato come marchio
È possibile registrare come marchi tutti i segni distintivi che possono essere rappresentati in modo tale da consentire di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
Nel Codice della Proprietà Industriale, sempre nell’articolo numero 7, sono anche elencati alcuni segni idonei a essere registrati come marchi, ovvero:
Parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.
Tuttavia, oltre ai segni sopra enunciati, possono essere oggetto di registrazione alche altri segni distintivi a condizione che possano essere rappresentati nei registri in modo tale che sia ben chiaro quale sia l’oggetto di tutela. Pertanto, ad esempio, sono registrabili anche segni distintivi olfattivi e sonori.
Di seguito analizziamo alcuni segni distintivi che possono essere registrati come marchi:
- Marchio denominativo;
- Marchio figurativo;
- Marchio di colore;
- Marchio di forma;
- Marchio di suono;
- Marchio olfattivo.
Marchio denominativo
Possono essere oggetto di registrazione marchi costituiti esclusivamente da parole, lettere, cifre o altri caratteri tipografici standard.
Ad esempio, come marchio di parole possiamo pensare a marchi come Esselunga e Nike. In questo caso l’oggetto della protezione è la parola stessa e non la grafica che contraddistingue la loro rappresentazione.
Sono idonei ad essere utilizzati come marchi anche i numeri. Pensiamo alla Fiat che produce le “500” o a Chanel “N°5”.
Anche i nomi di persona possono essere utilizzati come segni distintivi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi porta tali nomi.
Non può essere però registrato o usato come marchio il nome di una persona famosa. Questo per evitare che si possa fare un uso parassitario della notorietà altrui.
Marchio figurativo
Il marchio si può comporre anche da soli elementi grafici. Come, ad esempio, la famosa mela della Apple.
L’elemento grafico può essere combinato anche con una parte testuale, in questo caso avremo un marchio complesso.
Sono marchi complessi i loghi di Barilla e di Esselunga, in quanto oltre a essere costituiti da parole presentano anche una grafica distintiva.
Marchio di colore
Il marchio può essere costituito esclusivamente da un colore o una combinazione di colori.
Si pensi al notorio azzurro Tiffany che contraddistingue sia gli stessi prodotti Tiffany che il loro packaging.
Marchio di forma
Alcune volte la funzione distintiva è individuabile nella forma tridimensionale del prodotto o nel suo imballaggio. Come, ad esempio, il Toblerone e i mattoncini della Lego.
Per poter essere registrato come marchio la forma deve possedere una mera funzione distintiva e non una connotazione tecnica o artistica.
Marchio di suono
Il marchio costituito da una melodia, come il suono caratterizzante l’avvio del sistema operativo Windows.
Marchio olfattivo
Marchio costituito da una fragranza, come il profumo di erba tagliata per la vendita di palline da tennis.
La registrazione di un marchio olfattivo è molto complessa in quanto è difficile determinare in maniera chiara e univocamente riconoscibile la fragranza oggetto di tutela.
I marchi che vengono registrati più frequentemente sono i marchi denominativi e figurativi.
Requisiti che il marchio deve avere per poter essere registrato
Il marchio, per poter essere oggetto di registrazione, deve possedere i seguenti requisiti oggettivi:
- Novità;
- Capacità distintiva;
- Liceità.
Andiamo a vederli più nel dettaglio.
Novità
L’art. 12 del CPI disciplina il requisito della novità.
Il marchio non può essere registrato se alla data del deposito della domanda:
- Sia già registrato nello Stato o sia efficace nello Stato un marchio identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o affini;
- Sia identico o simile a un segno noto nello Stato come ditta, denominazione, insegna o nome a dominio che contraddistingue identiche o affini attività d’impresa;
- Sia identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto già registrato nello Stato o efficace nello Stato che contraddistingue prodotti o servizi identici o affini e anche non affini.
Pertanto, il marchio non può essere definito nuovo se esso è identico o simile ad altri marchi o segni distintivi usati in precedenza per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli che vorrebbe vendere l’imprenditore in oggetto.
Inoltre, il marchio notorio (marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza) non può esser utilizzato da terzi anche per contraddistinguere prodotti o servizi non affini.
Pertanto, non è possibile utilizzare ad esempio il marchio Apple per vendere prodotti di cancelleria. Se così non fosse il consumatore sarebbe indotto a ritenere che vi sia una correlazione o identità tra la famosa Apple e la società che, nel nostro esempio, commercializza cancelleria.
Capacità distintiva
La capacità distintiva è disciplinata nell’art.13 c.p.i., il quale afferma che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni privi di carattere distintivo, in particolare quelli:
- Che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (es. Lusso, Extra);
- Che consistono esclusivamente nelle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che si riferiscono alla specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio (es. utilizzare il marchio “Divani” per vendere divani).
I marchi, in relazione alla capacità distintiva, si distinguono in marchi “forti” e in marchi “deboli”.
Per poter avere un marchio con una forte capacità distintiva e che garantisca una forte tutela nei confronti di terzi, è importante evitare un segno che abbia collegamenti concettuali tra marchio e prodotti o servizi da esso contraddistinti.
Sarebbe quindi preferibile utilizzare marchi di fantasia o inventati (es. lo swoosh della Nike) e marchi che includono parole che possono avere un significato comune che non è però in relazione ai prodotti o servizi per i quali vengono utilizzati (es. Diesel per prodotti d’abbagliamento).
La registrazione di un marchio debole, ovvero con una correlazione tra il marchio e prodotto o servizio, ne rende più difficile la tutela in caso di confusione con un altro segno simile.
La capacità distintiva di un marchio può però variare nel tempo in base all’uso che viene fatto dello stesso marchio.
Un marchio potrebbe quindi acquistare capacità distintiva, come è avvenuto per esempio a Divani & Divani, ma potrebbe anche perderla, come è avvenuto per Cellofan.
Liceità e verità del segno
Ai sensi dell’art. 14 c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:
- I segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (es. non è possibile registrare come marchio il termine “Mafia”);
- I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio (es. non è possibile registrare il marchio Cotonella per contraddistinguere prodotti che non hanno, nella loro composizione, del cotone);
- I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (es. non è possibile registrare come marchio un’opera di Banksy).
Che vantaggi dà la registrazione del marchio se si opera online?
La registrazione di un marchio fornisce innumerevoli vantaggi nella tutela dello stesso marchio.
Per avere maggiori informazioni su come registrare un marchio leggete l’articolo “Come registrare un marchio: Guida completa”
Diversamente un marchio di fatto, ovvero un marchio che viene utilizzato ma che non è stato oggetto di registrazione, riscontra notevoli difficoltà e limiti nella sua tutela.
Inoltre, il marchio registrato dà accesso anche a differenti procedure di autotutela che sono precluse ad un titolare di un marchio di fatto.
Di seguito illustrerò i vantaggi che un imprenditore può avere online se ha registrato il suo marchio.
Tutela sulle piattaforme online
Le maggiori piattaforme ecommerce e i più importanti social network mettono a disposizione, ai titolari di marchi registrati, strumenti gratuiti e facilmente attivabili per segnalare le inserzioni di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale del titolare del marchio.
Infatti, piattaforme online, come ad esempio Facebook, Instagram, TikTok, Google, Ebay e Amazon, prevedono degli strumenti di tutela stragiudiziale in caso in cui si verifichi un uso illecito di un marchio registrato presso la loro piattaforma.
Il titolare del marchio, tramite la compilazione di agevoli moduli online, può segnalare le violazioni e richiedere la cancellazione del materiale o degli stessi profili che hanno violato i suoi diritti.
In tali moduli viene chiesto di indicare i riferimenti del marchio registrato per il quale è stata riscontrata una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
È solitamente precluso l’accesso a tali strumenti di autotutela per i marchi non registrati.
Con tali strumenti è possibile ottenere risultati concreti in tempi stretti e senza sostenere costi processuali.
Tutela del nome di dominio
Un ulteriore beneficio che apporta la registrazione del marchio, utile specialmente per chi opera online, è la possibilità di tutelare il proprio nome di dominio.
L'art. 22 del c.p.i. dispone che è vietato adottare come nome a dominio di un sito un segno uguale o simile all'altrui marchio.
Pertanto, il titolare di un marchio qualora un terzo decidesse di registrare un nome di dominio uguale o simile al marchio, preventivamente registrato, potrà pretendere la cessazione del suo utilizzo o la sua riassegnazione.
L’utilizzo di un nome di dominio, da parte di un terzo, uguale o simile al marchio registrato può trarre in confusione il pubblico sull’effettiva provenienza di quei prodotti o servizi.
Il titolare del marchio potrà ricevere tutela agendo giudizialmente, tramite un procedimento cautelare, o stragiudizialmente, ad esempio aprendo una procedura di opposizione tramite Registro.it.
Cos'è un marchio: conclusioni
Con questo articolo ho voluto fornire una breve guida volta a spiegare cosa è un marchio e cosa può essere registrato come tale.
Per poter scegliere il marchio che contraddistinguerà i prodotti o i servizi di un imprenditore è importante sapere che requisiti il marchio dovrà avere per poter superare con esito positivo il procedimento di registrazione.
È utile inoltre sapere, al fine di poter prendere le proprie decisioni in maniera consapevole, che la mancata registrazione del marchio, oltre a provocare difficoltà e limiti nella sua tutela, precluderà di adottare strumenti di tutela stragiudiziale presenti online.
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Articolo a cura di Selene Galeazzi, consulente legale di LegalBlink. |