Il principio di esaurimento del marchio e i suoi limiti

Un quesito che si pongono molti imprenditori che operano online è se sia lecito o meno vendere nel proprio ecommerce prodotti recanti un altrui marchio. Per poter rispondere correttamente al quesito dell’imprenditore che opera online, non si può non tenere in considerazione il principio comunitario di esaurimento del marchio.

Un quesito che si pongono molti imprenditori che operano online è se sia lecito o meno vendere nel proprio ecommerce prodotti recanti un altrui marchio.

Prima di poter rispondere a questo quesito è necessario premettere che i titolari dei marchi godono di un diritto di monopolio sull’uso del proprio segno su prodotti o servizi specifici. Essi, possono infatti vietare ai terzi di apporre il proprio segno sui prodotti, sulle confezioni o sugli imballaggi oltre che a impedire e/o limitare la circolazione e l’immissione in commercio di prodotti che rechino il proprio marchio.

Quindi, di per sé la vendita online - anche di prodotti originali - è in grado di pregiudicare i diritti assoluti che il titolare del marchio ha sullo stesso.

Tuttavia, per poter rispondere correttamente al quesito dell’imprenditore che opera online, non si può non tenere in considerazione il principio comunitario di esaurimento del marchio.

Grazie a questo principio, atto a limitare il diritto esclusivo del titolare del marchio, è possibile vendere online prodotti recanti marchi altrui, qualora sussistano determinate condizioni.

Nel presente articolo illustrerò in cosa consiste il principio di esaurimento del marchio e quali sono le condizioni necessarie che devono sussistere perché possa configurarsi.

Definizione del principio di esaurimento

Il principio di esaurimento è enunciato all’art. 7 della direttiva 89/104/CEE ed è stato recepito dall’ordinamento italiano all’interno dell’art. 5, comma 1° del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Il quale recita quanto segue:

Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Da tale disposizione emerge che il diritto esclusivo di utilizzare il marchio da parte del titolare per contraddistinguere i prodotti e/o i servizi è soggetto al principio di esaurimento.

Infatti, i diritti esclusivi derivanti dalla registrazione di un marchio si esauriscono una volta che i prodotti originali sono stati messi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso:

• Nel territorio italiano; o
• Nel territorio dell’Unione Europea; o
• Nel territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Pertanto, il titolare del marchio perde il diritto esclusivo di utilizzo dello stesso e conseguentemente la facoltà di limitarne la circolazione una volta che i prodotti originali siano stati immessi in commercio dal titolare del marchio stesso o con il suo consenso (ovvero da un suo licenziatario autorizzato) in uno dei paesi che fanno parte dell’Area Economica Europea (i paesi dell’UE più l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).

È opportuno precisare che il titolare non perde in assoluto il proprio diritto di privativa sul marchio. Il titolare del marchio perderà il proprio diritto esclusivo solo con riferimento allo specifico bene immesso in commercio.

Le motivazioni alla base del principio di esaurimento

Uno dei principali obiettivi dell’UE è la creazione di un mercato unico europeo che possa garantire la libera circolazione di persone, capitali e beni.

Tuttavia, i diritti di proprietà industriale che, tra le altre cose, impediscono e limitano l’utilizzo del marchio da parte di soggetti terzi rispetto al titolare, costituiscono invece uno strumento volto ad impedire la libera circolazione dei beni, i quali creano invece una divisione territoriale del mercato.

Infatti, il titolare del marchio potrebbe concedere il proprio marchio tramite licenze territoriali assolute, quindi concedere il marchio in licenza ad un soggetto a condizione che il licenziatario possa operare (es. rivendere i prodotti del titolare del marchio) in un solo determinato Paese. In questo caso, qualora il licenziatario dovesse vendere i prodotti del titolare del marchio in un Paese diverso da quello indicato nella licenza potrebbe essere soggetto a contestazioni da parte del titolare.

In questo modo si verrebbe a verificare una divisione del mercato, contraria al principio di libertà di circolazione promosso dall’UE.

Proprio per favorire la libera circolazione è stato predisposto a livello comunitario il principio di esaurimento.

Tramite questo principio dopo la prima immissione nell’Area Economica Europea di un prodotto originario, da parte del titolare del marchio o da un suo licenziatario, il titolare del marchio perde il suo diritto di esclusiva.

Pertanto, il bene immesso nel mercato potrà circolare liberamente nell’Area Economica Europea senza alcuna limitazione.

Il titolare del marchio non potrà infatti impedire ad esempio che un soggetto compri un prodotto in Germania e che successivamente lo rivenda in Italia.

È importante evidenziare che il principio di esaurimento è applicabile solamente in ambito comunitario.

Questo comporta che l’acquisto di un prodotto originale messo in commercio dal titolare del marchio o da un suo licenziatario in un paese fuori dall’Area Economica Europea non rende applicabile il principio di esaurimento.

Pertanto, ad esempio, non è possibile acquistare un prodotto in Cina al fine di rivenderlo in Italia e viceversa non è possibile acquistare un prodotto in Italia per poi rivenderlo in Cina.

Quando non può essere applicato il principio di esaurimento del marchio

Proseguendo nella lettura dell’art 5 CPI al comma 2° vengono enunciati dei limiti all’applicazione del principio di esaurimento del marchio.

Viene infatti previsto che il principio di esaurimento non si applichi quando: 

sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Costituiscono “motivi legittimi” idonei a negare l’esaurimento del marchio:

• La modifica o l’alterazione dello stato dei prodotti, dopo la loro immissione in commercio;
• Tutti quei casi che importano un serio e grave pregiudizio. Pregiudizio che deve essere accertato in concreto.

Pertanto, il titolare del marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti qualora sussistano “motivi legittimi”.

Per poter meglio comprendere quando si configurano “motivi legittimi”, che non permettano l’applicazione del principio di esaurimento, è opportuno analizzare casi concreti nei quali la giurisprudenza si sia espressa in merito.

Modifica o alterazione dello stato dei prodotti

Già dall’analisi della disposizione normativa emerge che uno dei “motivi legittimi”, che fanno venire meno l’applicazione del principio di esaurimento è l’alterazione dei prodotti messi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso.

Secondo la giurisprudenza il riconfezionamento e l’alterazione della confezione dei prodotti (ad esempio il riconfezionamento di medicinali o l’alterazione di confezioni di profumi) costituiscono alterazioni dei prodotti atte a impedire l’esaurimento.

In tal senso è possibile prendere in esame l’ordinanza del Tribunale di Milano (RG n. 38739/2018) nella quale l’attore ha contestato la vendita di profumi recanti i propri marchi nella catena di negozi della società convenuta. Tra le altre cose, oltre la rilevazione dell’importazione parallela da Paesi extra UE di prodotti originali (in particolare dall’Iran) e alla violazione del sistema di distribuzione selettiva, il tribunale ha accertato l’alterazione del packaging dei profumi. L’alterazione consisteva nella:

• Rimozione della pellicola esterna del profumo;
• Copertura del codice a barre dei profumi con un ulteriore etichetta.

L’alterazione di prodotti, insieme ad altre motivazioni di diritto, hanno portato il Tribunale ad accogliere le domande dell’attore e negare l’applicazione del principio di esaurimento.

Serio e grave pregiudizio

Un ulteriore “motivo legittimo” che esclude l’esaurimento è il verificarsi di un serio e grave pregiudizio al marchio.

Tale circostanza solitamente si verifica quando una condotta posta in essere dal rivenditore possa pregiudicare e ledere l’immagine di prestigio del marchio stesso o la sua affidabilità. Questo solitamente si configura quando si tratta di prodotti di lusso e particolarmente rinomati.

In queste circostanze anche la mera commercializzazione di tali prodotti in una maniera non conforme agli standard del brand potrebbe pregiudicare il marchio stesso.

A titolo esemplificativo pensiamo a un marchio di lusso di vestiti i cui prodotti sono venduti solitamente in rinomate boutique che rispettano determinati requisiti estetici e forniscono un servizio clienti di qualità. La vendita dei medesimi vestiti presso un grande magazzino potrebbe ledere la reputazione e l’immagine di lusso che quei prodotti godono nel mercato.

Nell’ambito online sorge spontaneo domandarsi se la vendita in un ecommerce, anche di un marchio di lusso, possa di per sé arrecare un pregiudizio serio e grave volto ad escludere l’applicazione del principio di esaurimento.

Su tale tema si è pronunciato il Tribunale di Torino (R.G. n.32038/2015), il quale si è pronunciato affermando che la mera rivendita di prodotti, qualora siano autentici e la prima immissione in commercio sia stata effettuata dal titolare del marchio o con il suo consenso, con modalità, sistemi e condizioni diverse da quelle utilizzate dal titolare del marchio nel proprio sistema di distribuzione selettiva, non fa configurare di per sé un “motivo legittimo” che possa negare l’esaurimento.

In particolare, il Tribunale dispone che di per sé: non costituisce un elemento che possa ledere l’immagine del prodotto la vendita mediante un sistema di commercio elettronico e a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dal titolare del marchio e dai suoi distributori autorizzati.

Infatti, la vendita di prodotti su un sito internet, purché legittima, non costituisce un elemento da solo volto ad arrecare un pregiudizio ad un marchio visto che molti prodotti di alta gamma vengono venduti con questo sistema di vendita.

Per potersi configurare l’esclusione del principio di esaurimento per serio e grave pregiudizio al marchio il titolare dello stesso dovrà provare che le modalità in cui avviene la vendita online possano ledere la sua immagine di prestigio.

Sistema di distribuzione selettiva e principio di esaurimento del marchio

Il sistema di distribuzione selettiva è una rete di distribuzione nella quale il titolare del marchio vende i propri prodotti e servizi, direttamente o indirettamente, a soli distributori selezionati sulla base di criteri specifici e oggettivi. Tali distributori a loro volta si impegnano a non vendere i beni o servizi a rivenditori non autorizzati.

Il sistema di distribuzione selettiva potrebbe pertanto costituire un sistema volto a restringere la concorrenza.

La giurisprudenza della corte di Giustizia ritiene che tale sistema sia lecito qualora esso sia volto a salvaguardare l’immagine di lusso del marchio e dei prodotti da esso contraddistinti e che la scelta dei rivenditori avvenga tramite criteri oggettivi di indole qualitativa, che tali requisiti siano richiesti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e che essi siano valutati in modo non discriminatorio.

La tipologia di prodotti che possa giustificare il ricorso a tale sistema di distribuzione sono solitamente quelli di lusso.

La giurisprudenza comunitaria ritiene che la sussistenza di una rete di distribuzione selettiva possa costituire un “motivo legittimo” volto ad impedire l’esaurimento a condizione che:

• Il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva;
• La commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva, non rispettando gli standard imposti ai distributori autorizzati, arrechi pregiudizio all’immagine di lusso o di prestigio del marchio.

A tal riguardo, tra le varie sentenze sul tema, si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (R.G. n. 44211/2018). La vertenza in esame riguarda la vendita di prodotti per il corpo e i capelli di un marchio di lusso, per la cui distribuzione il titolare del marchio aveva costituito un sistema di distribuzione selettiva.
Il sistema di distribuzione selettiva in oggetto prevedeva stringenti requisiti che i distributori dovevano rispettare per poter vendere i prodotti, come la preparazione professionale dei soggetti rivenditori in modo che potessero consigliare al cliente finale il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Il rivenditore, estraneo alla rete di distribuzione selettiva, è stato convenuto in giudizio in quanto offriva in vendita i prodotti in oggetto sul proprio ecommerce e su un famoso marketplace.

Il Tribunale, nel caso in esame, accerta la sussistenza di un “legittimo motivo” volto ad impedire l’esaurimento in quanto il rivenditore non autorizzato, non rispettando gli standard imposti dall’accordo di distribuzione selettiva, arrecava un pregiudizio all’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti del marchio in oggetto.

Il pregiudizio si configura non perché la vendita era effettuata tramite l’ecommerce del rivenditore non autorizzato e un marketplace ma per via delle modalità di presentazione al pubblico dei prodotti, in quanto la loro presentazione li assimilava a qualsiasi generico prodotto del settore anche di minore qualità.

Conclusioni

Con questo articolo desidero fornire una breve guida volta ad illustrare quando si configura l’esaurimento di un marchio e cosa ciò comporta.

L’imprenditore, per capire se con la vendita di prodotti di un marchio sul proprio ecommerce stia violando i diritti di proprietà industriale altrui, deve porsi i seguenti quesiti:

• I prodotti sono originali? Ovvero non sono prodotti contraffatti
• La prima emissione in commercio dei prodotti è stata effettuata dal titolare del marchio o con il suo consenso?
• La prima emissione in commercio dei prodotti è stata effettuata nell’Area Economica Europea?
• I prodotti sono stati modificati o alterati dopo la loro immissione in commercio?
• La vendita dei prodotti può arrecare un serio e grave pregiudizio al titolare del marchio?
• Sussiste un sistema di distribuzione selettiva strutturato dal titolare del marchio volto a imporre degli standard atti a salvaguardare l’immagine di lusso del marchio e dei prodotti?

Solamente dopo aver esaminato i punti sopra illustrati l’imprenditore potrà comprendere se nel suo caso è applicabile o meno il principio di esaurimento.

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Articolo a cura di Selene Galeazzi, consulente legale di LegalBlink.